Merek terdaftar adalah aset bisnis yang nyata — bisa dinilai, dijual, diwariskan, atau dijadikan jaminan hutang. Proses perpindahan kepemilikan merek dari satu pihak ke pihak lain disebut pengalihan hak merek (dalam praktik hukum sering disebut cessie merek). Namun, pengalihan yang tidak dilakukan dengan benar secara hukum bisa menimbulkan masalah serius — mulai dari sengketa kepemilikan hingga ketidakabsahan pengalihan di mata hukum.
Dasar Hukum Pengalihan Merek
Pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam Pasal 41–46 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016. UU ini mengakui pengalihan merek melalui beberapa cara:
- Pewarisan: Hak atas merek terdaftar dapat beralih kepada ahli waris ketika pemilik merek meninggal dunia.
- Hibah: Pemberian merek secara cuma-cuma kepada pihak lain.
- Wasiat: Peralihan merek melalui surat wasiat yang dibuat sebelum pemilik meninggal.
- Perjanjian: Jual beli merek, pertukaran, atau perjanjian pengalihan lainnya yang dibuat secara tertulis dan disepakati kedua pihak.
- Sebab lain yang dibenarkan hukum: Misalnya akibat merger perusahaan, akuisisi, atau putusan pengadilan.
Syarat Penting dalam Pengalihan Merek
UU Merek mengatur bahwa pengalihan merek terdaftar tidak boleh menimbulkan kebingungan (confusion) di masyarakat mengenai asal usul barang/jasa. Oleh karena itu:
- Pengalihan merek yang serupa untuk kelas barang/jasa yang sama kepada pihak yang berbeda pada saat yang bersamaan tidak diperbolehkan — hal ini dapat mengelabui konsumen.
- Jika pemilik memiliki beberapa merek yang sama atau serupa untuk barang/jasa sejenis, semua merek tersebut harus dialihkan sekaligus kepada penerima yang sama.
- Pengalihan harus dilakukan dengan niat baik dan tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghindari kewajiban hukum.
Prosedur Pencatatan Pengalihan di DJKI
Pengalihan hak merek yang tidak dicatat di DJKI tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga — artinya, secara resmi di hadapan hukum, pemilik lama masih dianggap pemilik sah. Pencatatan pengalihan di DJKI adalah langkah wajib agar pengalihan berlaku efektif secara penuh.
Dokumen yang umumnya diperlukan untuk pencatatan pengalihan merek di DJKI:
- Formulir permohonan pencatatan pengalihan hak merek
- Salinan sertifikat merek yang dialihkan
- Dokumen yang membuktikan pengalihan — misalnya:
- Akta jual beli/perjanjian pengalihan yang dibuat di hadapan notaris
- Akta hibah
- Surat keterangan waris dan akta notaris untuk pengalihan melalui pewarisan
- Akta merger/akuisisi untuk pengalihan dalam konteks korporasi
- Identitas para pihak (pengalih dan penerima)
- Bukti pembayaran PNBP pencatatan pengalihan
Setelah pengajuan diterima dan diperiksa, DJKI akan mencatat pengalihan dalam Daftar Umum Merek dan menerbitkan sertifikat baru atas nama pemilik baru.
Pengalihan Merek dalam Konteks Bisnis: Akuisisi dan Merger
Dalam transaksi M&A (merger and acquisition), merek sering kali merupakan aset paling berharga yang diakuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Due diligence HKI: Sebelum mengakuisisi perusahaan, lakukan audit menyeluruh atas portofolio mereknya — termasuk status pendaftaran, masa berlaku, ada/tidaknya sengketa atau lisensi yang masih berjalan.
- Representasi dan garansi: Pastikan perjanjian akuisisi memuat ketentuan yang jelas tentang garansi pemilik atas status merek yang sah dan bebas sengketa.
- Biaya dan waktu pencatatan: Proses pencatatan pengalihan memerlukan waktu — rencanakan agar tidak ada periode "kekosongan" perlindungan selama proses berlangsung.
Merek sebagai Jaminan Hutang (Fidusia)
Di samping pengalihan, merek terdaftar juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Ini berarti merek dapat dijaminkan kepada kreditur tanpa harus mengalihkan kepemilikannya — kecuali jika peminjam gagal bayar. Penjaminan merek sebagai fidusia juga harus didaftarkan agar berlaku terhadap pihak ketiga.
Risiko Pengalihan Merek yang Tidak Dicatat
Beberapa risiko nyata jika pengalihan merek tidak segera dicatat di DJKI:
- Pemilik lama yang namanya masih tercatat dapat mengajukan gugatan kepemilikan atau bahkan mendaftarkan lisensi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik baru.
- Pemilik baru tidak dapat menegakkan hak mereknya secara efektif terhadap pelanggar, karena secara resmi belum terdaftar sebagai pemilik.
- Dalam sengketa, pihak ketiga yang tidak tahu adanya pengalihan dilindungi oleh prinsip bona fide — transaksi yang dilakukan dengan itikad baik terhadap pemilik yang tercatat secara resmi dapat dinyatakan sah.